法官以案说法：注册商标不能否定他人的在先权利

　　【案号】

　　（2018）粤03民初87号

　　【裁判要旨】

　　我国商标法对商标专用权的保护是为了彰显商标在生产经营过程中区分、识别商品来源的功能，这种识别功能是为消费者识别被标识的商品来源提供保障。因而，在商标侵权纠纷案件审理中必须贯彻诚实信用、维护公平竞争以及保护在先权利等基本原则。首先，抢注注册商标亦不能否定他人在其他知识产权上的在先权利；其次，商标保护的强弱与其显著性或者商誉度有关；最后，权利人在维权时的主观意图亦会成为法院的考量因素，法律鼓励经营者使用商标而非囤积商标作为诉讼的工具。

　　【案情介绍】

　　原告徐某林起诉称被告深圳花果山科技有限公司侵犯其3件注册商标专用权：第8847509号“花果山”注册商标，于2011年12月21日核准注册，注册人为原告，核定服务项目为35类，包括“商业管理和组织咨询、替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；替他人推销”；第549049号“花果山”注册商标，于1991年4月20日核准注册，商标权人为案外人高碑店市花果山种植基地，核定使用服务项目为31类，包括“种子、苗木、鲜水果”。2017年4月19日，原告与案外人签订独占被许可协议，许可期限自2015年12月9日至2021年4月19日，2017年12月15日，案外人提出注销申请，后该商标被注销；第22711981号“花果山”注册商标，于2018年2月21日（本案立案之后）核准注册，注册人为原告徐某林，核定使用服务项目为31类，包括“新鲜水果（截止）”。

　　被告深圳花果山科技有限公司成立于2013年4月，是一家采取线上、线下双结合，经营生鲜水果的公司，在天猫、京东、一号店等第三方平台上均开办了“花果山水果旗舰店”，网上店铺页面均使用了“花果山”字样，在销售水果的外包装盒上也使用了“花果山”字样，被告还经营“花果山”APP，APP页面中有“花果山”“花果山的服务”“花果山带你去吃好水果”等字样。

　　被告庭审中确认其在线下除自身经营外，还进行特许经营许可模式，使用的品牌为“花果鲜”，并非“花果山”。但其和加盟商签订的《花果鲜水果连锁门店加盟合同》以及《IT系统使用指南》的左上角均使用了“花果山”字样以及桃子图形。

　　查询商标行政主管部门网站，发现原告徐某林自2015年11月11日至今，共申请过432件商标，其中大量商标含有“花果山”字样。

　　另外，原告早在2015年11月11日即进行了公证取证，但未提起诉讼，而是在2016年、2017年持续公证取证，直至2018年才向法院提起商标侵权及不正当竞争之诉，并请求按照被告公司近两年的经营额索赔3000万元。

　　一审法院判决：一、被告深圳花果山科技有限公司立即停止侵犯原告徐某林第8847509号“花果山”注册商标专用权的行为；二、被告深圳花果山科技有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告徐某林为制止侵权行为支付的合理开支共计3.3万元；三、驳回原告的其他诉讼请求。

　　原告上诉后，又撤回上诉，一审判决已经生效。

　　【法官分析】

　　我国实行商标注册制度，法律对于注册商标实行强保护，对于未注册商标在满足一定条件下提供有限的弱保护，原因在于通过长期合法的使用，未注册商标已经积累了一定的商誉。因此，在商标侵权判断中不能忽视他人因长期在先使用而积累的商誉，抢注商标亦不能否定他人在其他知识产权上的在先权利。

　　本案中原告主张保护的第一件商标是在第35类注册的“花果山”注册商标。被告公司作为一家经营生鲜水果的公司，其经营模式是从第三方购买水果，获得水果的所有权后，再进行销售，被告在网站上使用“花果山”字样进行宣传，也是为了其自身销售额，目的并不是帮助他人销售或者是替他人采购，故被告第一种使用行为与原告第8847509号注册商标的注册类别并不相同也不近似。被告的第二种使用行为是为其在线下的实体加盟店门店提供的IT收银系统及商业加盟合同中使用了“花果山”字样，IT收银系统及商业加盟合同的目的均在于被告为加盟商的经营或者管理进行帮助，以相关公众对商品或服务的一般认识综合判断，与35类“商业管理和组织咨询”构成近似。且被告在实际使用中，在“花果山”字样下方同时使用其官网“huanguoshan.com”，以相关公众的一般注意力在隔离状态下观察，与涉案注册商标“花果山”二者之间可能会产生某种联想，进而产生混淆和误认。综上，法院认定，被告未经商标权人允许，突出使用“花果山”字样的行为，侵犯了原告的第8847509号“花果山”注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

　　被告以原告未在35类实际使用注册商标提出抗辩。经法院要求，原告补充提交相关使用证据后，原告也并未提交任何证据证明在此前三年原告在注册商标核定使用的范围内有使用过第8847509号注册商标，其也没有提交证据证明因侵权行为受到实际损失。故依照法律规定，被告对其侵害该件商标不承担赔偿责任，但对原告为诉讼所支出的合理维权费用，被告仍然应当予以承担。

　　原告主张保护的第二件商标是其在立案后在第31类注册的第22711981号“花果山”商标。我国商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”首先，花果山系我国家喻户晓的风景名胜，并非臆造词，文字本身作为商标的显著性不高；其次，商标保护的强弱与其显著性或者商誉度有关，原告在长期经营中，并未在全国消费者心目中建立“花果山”与原告的直接联系或对应关系；第三，被告使用“花果山”在先，原告第22711981号“花果山”商标注册在后，从在先权利来考量,被告公司在网页的文字中出现“花果山”文字的行为，系其对公司字号的使用，具有正当性和在先权。综上，原告虽然在立案后注册了“花果山”商标，亦不能绝对否定他人在其他知识产权上的在先权利，即无权禁止被告在原有范围内使用“花果山”文字，但被告在其后的使用中应当注意规范和避让，避免造成消费者混淆和误认。

　　另外，原告还主张被告将花果山字样登记为企业字号构成不正当竞争。判断被告是否构成不正当竞争，关键在于判断被告在注册企业名称时是否具有攀附原告字号的意图，在这一判断过程中，需要考虑“花果山”在被告注册企业名称时是否具有一定影响力，从本案查明的事实来看，原告的玉环县花果山果业自选商行经营范围主要集中在浙江台州玉环县，其宣传所针对消费群体亦主要在浙江台州，其影响力。显然不能辐射至中国的其他地区，而原告所称其“花果山”品牌在网上平台线上销售亦没有任何证据予以证明。因此被告2013年初在深圳注册“花果山”为企业字号时不存在不当利用他人已经取得的市场成果，获取竞争优势的意图，也没有攀附原告字号的意图，即不构成不正当竞争。原告诉请被告停止使用含有“花果山”字样的企业名称的主张缺乏法律依据，法院不予支持。

　　值得一提的是，原告在2015年公证取证后并未及时起诉，而是直到2018年才向法院提起诉讼，并主张按照被告近两年的经营额索赔3000万元。从原告的主观维权意图和商标的实际使用情况来看，原告在已知所诉侵权行为，并进行公证取证后，对其所指控的侵权行为采取默许和任由发展的态度，而被告在此期间的经营额正体现了其对于“花果山”品牌的培育所做出的贡献。对此，法院在裁判时也予以了考量。

　　商标不同于版权、专利，它的投入不是一次性的，商标作为企业信誉的载体，必须持续不断地投入和维护，因此其具有版权、专利等其他知识产权所不具备的一个特征，即只要善加利用和培育，就不仅可以永久独占，而且可以时间越久，价值越大。

　　抢注注册商标不能否定他人在其他知识产权上的在先权利，如果没有实际使用亦不能获得损害赔偿，法律鼓励经营者使用商标而非囤积商标。但本案也提醒经营者，企业在扩大经营范围时，例如本案中的被告从鲜果销售业务转到特许经营业务，就要注意原有商标标识能否在新的商标类别使用，并及时进行新的商标注册申请，以对企业商标形成全方位、立体的品牌保护。（深圳知识产权法庭 兰诗文）