“约定俗成通用名称”的法律认定

　　案情

　　当事人：

　　原告（上诉人）微软公司

　　被告（被上诉人）国家工商总局商标评审委员会

　　案由：商标申请驳回复审行政案

　　诉争商标为国际注册第1106756号“POWERPOINT”商标，申请领土延伸保护日为2012年3月3日。初次申请国为美国，初次申请日期为2011年11月8日，基础注册日期为2011年11月30日，指定使用的服务为第42类：计算机服务、即内容为用于展示图形的软件和为此类应用软件存取远程存储的数据的云计算服务等。

　　经审查，国家工商总局商标局决定驳回诉争商标的领土延伸保护申请。微软公司不服，于2012年11月16日向商标评审委员会提出驳回复审申请。经审查，商标评审委员会于2015年1月30日作出被诉决定，认定：诉争商标使用在指定服务上，缺乏显著性，已构成商标法第十一条第一款第（三）项所指情形。微软公司提交的证据不足以证明申请商标具有可注册性。依照商标法第三十条和第三十四条的规定，商标评审委员会决定：诉争商标在第42类复审商品上在中国的领土延伸保护申请予以驳回。

　　原审诉讼中，微软公司提交了相关证据证明诉争商标在指定使用服务上的使用情况，其中包括国家图书馆检索资料287篇、网页报道15篇。

　　原审庭审中，商标评审委员会认为诉争商标指向的是微软公司所开发的特定文件格式。二审诉讼期间，微软公司向法院提交了如下证据材料：

　　1、英汉大辞典相关页，用以证明诉争商标无固定含义；

　　2、通过百度搜索“演示文稿”、“幻灯片”的结果，用以证明不同主体提供的演示文稿软件名称不同，例如苹果公司的是“KEYNOTE”，谷歌公司的是“SLIDE”，北京金山办公软件有限公司（下称金山公司）的是“WPS”等。

　　3、提供演示文稿软件的公司对相关商标的注册使用列表及相应的商标注册信息，用以证明“POWERPOINT”商标在第9类计算机软件等商品上获准注册，申请日为1999年5月18日，核准注册日为2000年10月18日，已经续展，注册人为微软公司；“KEYNOTE” 商标在第9类计算机软件等商品上获准注册，申请日为2002年8月23日，核准注册日为2003年10月14日，已经续展，注册人为苹果公司；“SLIDE”在第9类上获准注册，注册人为谷歌公司；“WPS” 在第9类、第42类上均获准注册，注册人为金山公司。

　　微软公司主张，诉争商标在第42类服务上的注册申请目的在于通过技术创新利用云服务实现多人多地共享图文编辑和处理，第9类商品上的商标主要用于相关公众可以直接使用的软件商品上。

　　商标评审委员会认为，上述证据不能证明诉争商标具有显著性。

　　在二审庭审中，商标评审委员会认为“POWERPOINT”虽然是微软公司开发的文件格式，但是经过长期使用，相关公众已经将其与幻灯片演示文稿形成对应，属于软件商品上约定俗成的通用名称，相关公众不会将其作为一种来源识别的标志，因此，诉争商标使用在计算机服务上也是缺乏显著性的。

　　审判

　　北京知识产权法院 [1] 一审认为：诉争商标“POWERPOINT”虽是由微软公司开发的一种文件格式，但微软公司对该商标的使用已使得相关消费者通常会将其作为一种文件格式进行认知，而不会将其作为区分商品或服务来源的标志。即便其他同业经营者使用的类似格式的文件命名与诉争商标并不相同，亦不能改变诉争商标为相关消费者所带来的认知。据此，诉争商标相对于指定使用的服务不具有显著特征，违反了商标法第十一条的规定。因此，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回微软公司的诉讼请求。

　　微软公司不服原审判决，提起上诉。

　　北京市高级人民法院认为：根据已经查明的事实，1999年微软公司在第9类计算机软件等商品上申请注册了“POWERPOINT”商标，该商标于2000年被商标局核准注册，目前仍处于有效状态。可见“POWERPOINT”至少在2000年尚不构成演示文稿软件的通用名称。从2000年至今，虽然相关公众对于“POWERPOINT”演示文稿软件的知晓程度越来越高，但并未切断“POWERPOINT”在演示文稿软件商品上与微软公司的唯一对应关系，使其进入公有领域，相反地，二者之间的联系更为紧密。同时，并无证据表明同行业其他经营者将“POWERPOINT”作为商品名称或者软件格式进行使用。目前相关商品上存在“KEYNOTE”、“SLIDE”、“WPS”等不同的注册商标。因此，在商标评审委员会未能举证的情况下，本院对其提出的“POWERPOINT”在演示文稿软件商品上为通用名称的主张，不予支持。

　　本案诉争商标“POWERPOINT”，在英文中无固定含义，具有独创性，基于在案证据不足以证明“POWERPOINT”已经成为软件的通用名称，因此诉争商标指定使用在计算机服务等项目上，能够起到识别服务来源的作用，具有显著特征。商标评审委员会认定诉争商标属于商标法第十一条第一款第（三）项规定的情形，依据不足，应予纠正。

　　微软公司主张，根据原审判决的相关论述反映出其实际依据的是商标法第十一条第一款第（二）项，变更了被诉决定的法律依据。原审判决中虽然提到了直接描述商品服务特点的商标不得作为商标注册，但是其并未明确改变被诉决定的依据，相反却认为被诉决定审查程序合法，认定事实清楚，适用法律正确。因此，微软公司的前述主张依据不足，不予支持。原审判决认定微软公司对“POWERPOINT”的使用已使得相关消费者通常会将其作为一种文件格式进行认知，而不会将其作为区分商品或服务来源的标志，依据不足，结论欠妥，本院予以纠正。

　　鉴于本案结论系部分采纳微软公司在诉讼期间提交的证据所致，因此，本案一、二审诉讼费用由微软公司负担。

　　综上，原审判决认定事实、适用法律均存在错误，本院依法予以纠正。微软公司的部分上诉理由成立，本院对其上诉请求予以支持。依照《行政诉讼法》第七十条第（一）项、第八十九条第一款第（二）项、第三款的规定，判决如下：一、撤销原审判决；二、撤销被诉决定；三、商标评审委员会重新作出驳回复审决定。

　　重点评析

　　商标法第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。” 商标法之所以规定商品的通用名称不得作为商标注册，一方面因为通用名称反映了商品的属性，无法起到识别商品来源的作用；另一方面，若由某一特定主体将通用名称注册为商标获得专用权，将会造成公共资源被垄断、同行业其他经营者利益受到损害的后果。

　　在本案中 ， 商标评审委员会主张“POWERPOINT”经过长期使用，相关公众将其与幻灯片演示文稿相对应，属于软件商品上约定俗成的通用名称，并以此为基础主张诉争商标使用在计算机服务上缺乏显著性。因此，“POWERPOINT”是否为软件商品上约定俗成的通用名称，是本案的关键。

　　最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定，相关公众普遍认为某一名称能够指代某一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

　　认定某一名称是否为约定俗成的通用名称，需要由提出该主张的当事人举证予以证明。《行政诉讼法》第三十四条规定，被告对做出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。《商标评审规则》第三十八条规定，当事人对自己提出的评审请求所依据的事实或者反驳对方评审请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。由此可见，无论是商标评审委员会，还是提出商标权无效或者商标异议的申请人，只要主张诉争商标构成约定俗成的通用名称，均负有相应的举证责任。

　　在判断约定俗成的通用名称时，原则上应当以全国范围内的相关公众的通常认知为判断标准。这一观点在“子弹头”案件[2]的判决中曾有过详细的论述。在该案中，法院认为，通用名称应当具有广泛性和规范性的特点，若名称仅为某一地区所使用，则不具有广泛性。在“羊栖菜”案件[3]中，法院认为，“羊栖菜”作为主要出口日本的产品，在中国具有特定的市场范围，主要以浙江温州洞头县为主的区域。在这一特定的市场范围内的加工企业普遍将“ひじき”作为“羊栖菜”的商品名称使用的情况下，可以认定该日文名称为“羊栖菜”商品的通用名称。该案有别于“子弹头”案件之处在于，对于辣椒商品而言，全国各地均有生产销售，不具有明显的地域特征，因此应当以全国范围作为考量“广泛性”的因素，而“羊栖菜”商品具有明显的地域特征，因此应当以该特定区域作为考量标准。最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中也明确提出，对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，法院可以认定为通用名称。

　　具有指代商品或服务功能的诉争名称可以被认定为通用名称，但要排除其来源识别的功能。例如在“84消毒液”案件[4]中，最高人民法院认为，地坛医院自1984年研制开发“84消毒液”以来向全国多家企业转让该技术，许可其生产制造“84消毒液”，在有关合同中并未对名称有特殊约定，且各企业均在使用该商品名称的同时标有各自所使用的商标，仅凭“84消毒液”已经不能区别商品来源，卫生部门也已经将其作为通用名称进行管理，因此，最终认定了“84消毒液”为产品通用名称，而非知名商品特有名称。在“雪花粉”案件[5]中，法院则认为，雪花粉系面粉生产企业根据市场需求开发出的面粉，在经过十余年发展的情况下，众多企业均在生产、销售雪花粉并已得到广大消费者的认可。同时作为国家行政主管机关的国家粮食局，以及作为全国性社会团体组织的中国粮食行业协会，均认为雪花粉系直接表示了面粉的质量，已经成为该商品的通用名称。因此，可以确认雪花粉已经成为与特定品质相联系的面粉的通用名称。虽然原告金穗公司为“雪花”商标注册人，但仍无法阻止他人在面粉商品上使用“雪花”。“雪花粉”案件与“84消毒液”案件是法院在早期审理的认定通用名称的典型案件。这两个案件中，无论是“雪花”还是“84”均无法在市场上发挥商品来源的识别作用，相反却因为众多企业使用的缘故导致相关公众将其认知为指代商品的符号。这是法院认定通用名称最重要的逻辑所在。

　　在本案中，微软公司早在1999年已经在计算机软件商品上申请注册“POWERPOINT”商标，该商标在2000年核准注册，目前仍然有效。从2000年至今，经过微软公司的大量使用，相关公众对于“POWERPOINT”演示文稿软件具有较高的知晓程度。但这并不意味着该商标已经沦落为“通用名称”。一方面，并无证据表明同行业其他经营者将“POWERPOINT”作为商品名称或者软件格式进行使用。目前相关商品上却存在“KEYNOTE”、“SLIDE”、“WPS”等不同的注册商标。由此可见，“POWERPOINT”虽然在演示文稿软件上具有一定的知名度，但是尚不具备直接指代演示文稿软件的功能；另一方面，微软公司的在案证据证明了“POWERPOINT”仍具有很强的来源识别作用。从2000年至今，虽然相关公众于“POWERPOINT”演示文稿软件的知晓程度越来越高，但并未切断“POWERPOINT”在演示文稿软件商品上与微软公司的唯一对应关系，使其进入公有领域。相反地，二者之间的联系更为紧密。因此在不能排除“POWERPOINT”商品来源识别作用的情况下，不能简单地认定“POWERPOINT”为演示文稿软件的通用名称。鉴此，商标评审委员会以“POWERPOINT”为演示文稿软件的通用名称为基础，进一步认定诉争商标指定使用在计算机服务等项目上，缺乏显著特征，属于商标法第十一条第一款第（三）项规定的情形，理由并不充分，应当予以纠正。

　　注释：

　　[1] 参见（2015）京知行初字第4178号行政判决书。

　　[2] 参见北京市高级人民法院（2006）高行终字第188号行政判决书。

　　[3] 参见北京市高级人民法院（2012）高行终字第668号行政判决书。

　　[4] 参见（2002）民三终字第1号民事判决书。

　　[5] 参见北京市第一中级人民法院（2003）一中民初字第1004号民事判决书。

　　（作者：潘伟，北京市高级人民法院）

（责任编辑：Cai Xiumin）