以案释法 | 遏制抢注语境下在先商标“有一定影响”的认定

基本案情

《中华人民共和国商标法》第三十二条（对应2001年商标法第三十一条）规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

对于“有一定影响”的认定，2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条第2款规定：“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。”

2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款规定：“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。”

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》的指引为“当事人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等证据，足以证明该商标为一定范围的相关公众所知晓的，可以认定构成‘有一定影响’。”

通过上述规定，满足“有一定影响”可以从商标使用的时间、区域、销售量、广告宣传等各方面的证据进行考察，最后落脚点是为“相关公众”是否知晓。可以看到这仍然是一个裁量性的标准，在法律适用上存在很大的空间。商标法第三十二条的立法目的在于遏制恶意抢注行为。恶意抢注直接影响了在先商标使用人通过正当合法使用积累起来的商誉。在抢注人恶意明显的情形下，对于“有一定影响”不宜科以过高的要求。

值得注意的是《商标法》第五十九条第三款的规定，即“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

该条同样是对未注册商标提供保护的条款，从法律衔接和立法目的的角度，此处的“有一定影响”与第三十二条的“有一定影响”在理解上应当是一致的，均是为了保护在市场上已经具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。《商标法》为未注册商标提供保护的前提在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已产生了需要商标法保护的利益，而此种利益的产生原则上不需要该商标具有较高知名度，亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。因此，通常情况下，如果使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则该商标便具有了保护的必要性。相应地，该商标便已达到该规定中“一定影响”的要求。[1]

但本案在是否“有一定影响”上更进了一步，商标恶意抢注人只要能够知晓在先商标的存在，即反推该在先商标“有一定影响”。事实上，北京高院也在其他案件中也明确了一定影响的认定标准，如在涉及“你我贷”的一起商标不予注册异议案件中，法院认为，根据2013年商标法第三十二条及前述司法解释的规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响商标的，首先负有举证证明该商标具有“一定影响”的证明责任。但对于“一定影响”的要求不宜过高，通常情况下只要足以认定商标申请人知晓该商标即可。[2]可见，在商标恶意抢注行为比较明显的情况下，“有一定影响”在认定上将更具有弹性，更倾向于对在先合法权利的保护，以及对在后恶意抢注行为的遏制。