评案说法 | 从三个商标异议裁定案看驰名商标保护

2013年8月30日，《商标法》第三次修正案中，第十四条中增加了第五款，“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”同时，在商标使用管理方面，第五十三条规定：“违反本法第十四条第五款规定的，由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。”本法自2014年5月1日起施行。

以上法规已实施多年，但在一些基层执法人员及企业管理者中存在模糊认识。一种认识是，商标法既然不让宣传了，企业没必要再去评驰名商标了。另一种认识是，国家知识产权局评的驰名商标，又立法不让宣传，岂不是自相矛盾。

出现这两种认识，笔者认为，是这些人把驰名商标概念搞错了，存在误解，或是不理解立法的本意，也说明基层普法宣传不到位。首先，驰名商标不是评的，是根据涉案商标需要而认定的，遵循“个案认定，被动保护”的原则，《商标法》第十三条规定：“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”通俗地讲，驰名商标是《商标法》对于未注册或者未在类似商品和服务上注册而为相关公众所熟知的商标设立的特别保护制度，当一个未注册商标和已注册商标遭到不法侵害时，在《商标法》规定的项下不能解决的案件，由认定驰名商标来对抗侵权者的侵权行为，被侵权人可根据案件种类申请驰名商标特别保护。按照《商标法》第十四条的规定，驰名商标认定包括司法和行政两条途径，司法认定是：“在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定（《商标法》第十四条第四款）。”行政认定包括查处商标违法案件、商标异议、商标争议（商标不予注册复审和注册商标无效宣告）三种程序，从而强化了对公众熟知商标的保护，笔者认为，驰名商标的保护强度远大于其宣传意义。下面通过三个异议裁定案例来阐释说明。

被异议商标：“盛兴仲景”，类别：第3类，注册号：42429599。

核定使用商品：抛光制剂；化妆品；香。

引证商标：“仲景及图”，第5类，注册号：1816214，使用商品：中药成药等。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

国家知识产权局在对异议人异议理由及引证商标审查后，对第42429599号“盛兴仲景”商标作出不予注册的决定。

决定书写道：被异议商标“盛兴仲景”指定使用商品为第3类“抛光制剂；化妆品；香。”异议人注册并使用于第5类“中药成药”商品上的“仲景及图”商标经长期使用与广泛宣传已为相关公众熟知，曾经依据《商标法》第十三条予以保护，被异议商标“盛兴仲景”与异议人商标整体近似，被异议商标的注册和使用易产生误导公众的后果，可能会对异议人的利益造成损害。

依据《商标法》第十三条第三款、第三十五条规定，商标局决定：第42429599号“盛兴仲景”商标不予注册。

被异议商标：“天天仲景艾眼”，类别：第35类，注册号：40173490。

核定服务项目：广告；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；商业管理和组织咨询；替他人推销；通过网站提供商业信息；药品零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务。

引证商标：（1）张仲景，第35类，注册号：1412786；（2）仲景养生坊，第35类，注册号：4288122；（3）仲景及图，第5类，注册号：1816214。

引证商标（1）（2）核定服务项目：广告宣传；计算机网络上的在线广告；为商品和服务的买卖双方提供在线市场等，（3）使用商品：中药成药。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

国家知识产权局在对异议人异议理由及引证商标审查后，对第40173490号“天天仲景艾眼”商标作出不予注册的决定。

决定书写道：被异议商标指定使用于第35类的“广告；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；商业管理和组织咨询；替他人推销；通过网站提供商业信息”服务与异议人引证商标（1）（2）指定使用服务的服务内容、服务对象基本相同，属于相同或类似服务。被异议商标完整包含异议人引证商标汉字显著部分“仲景”，且未形成明显有别的其它含义，易使相关公众误认为双方商标系来自同一市场主体的系列商标或存在特定联系。因此，被异议商标指定使用在上述类似服务上，双方商标已构成使用于类似服务上的近似商标。此外，异议人注册并使用在第5类“中药成药”商品上的第1816214号“仲景及图”商标经其长期使用和广泛宣传已在相关公众中具有较高知名度，并曾获《商标法》第十三条保护。被异议商标完整包含异议人“仲景及图”商标汉字部分且未形成明显有别的其它含义，已构成对异议人引证商标的抄袭、摹仿，核准被异议商标注册使用容易误导公众，致使异议人的利益可能受到损害。

依据《商标法》第十三条第三款、第三十条、第三十五条规定，决定：第40173490号“天天仲景艾眼”商标不予注册。

被异议商标：“景仲医”，类别：第44类，注册号：40423847号。

核定服务项目：医疗诊所服务；美容服务；配镜服务；医疗服务；针灸服务；足部按摩服务；化妆服务；兽医服务；艾灸；塑身理疗。

引证商标：（1）张仲景，第44类，注册号：3905612；（2）仲景百草堂，第44类，注册号：4007285；（3）仲景百草园，第44类，注册号：4007287；（4）仲景及图，第5类，注册号：1816214。

引证商标（1）（2）（3）核定服务项目：医疗诊所；美容院；理发店；动物育种；卫生设备出租。（4）使用商品为：中药成药。

被异议人已在规定期限内作出答辩。

国家知识产权局在对异议人异议理由及引证商标审查后，对第40423847号“景仲医”商标作出不予注册的决定。

决定书写道：被异议商标指定使用的部分服务与异议人引证商标核定使用服务属于类似服务，且双方商标在文字构成、含义等方面较为接近，若并存使用在类似服务上，易使相关公众误认为双方商标是来自同一市场主体的系列商标或具有某种特定联系，从而对服务的来源产生混淆，双方商标已构成使用于类似服务上的近似商标。此外，异议人在先注册并使用于“中药成药”商品的“仲景及图”商标曾获《商标法》第十三条的保护，被异议商标与该商标文字近似，已构成对异议人商标的摹仿，如予核准注册在“配镜服务”上易误导公众，并可能对异议人利益造成损害。

依据《商标法》第十三条第三款、第三十条、第三十五条规定，决定：第40423847号“景仲医”商标不予注册。

案例一中，被异议商标和引证商标属不同类别，使用商品也不同，国家知识产局直接引用《商标法》第十三条第三款做出不予注册的决定。案例二和案例三中，被异议商标与引证商标虽然部分服务项目相同，但其中完整包含了所引证驰名商标的文字显著部分，国家知识产权局适用《商标法》第三十条作出不予注册决定，但在服务不相同的项目上又适用第十三条第三款做出不予注册决定，可见，被异议人无论是采取前面加字，前后加字，还是颠倒注册，国家知识产权局依据《商标法》第十三条第三款作出的裁定，是从保护驰名商标的角度考虑的，假若引证商标不是驰名商标，可能会产生另一种结果。

近年来，国家知识产权局加大对驰名商标的保护力度，出台一系列保护性指导意见，2016年9月9日，原国家工商总局商标局关于对企业在自建网站上使用驰名商标字样答复江苏省工商局等有关问题的批复时说：“驰名商标认定与保护是我国履行相关国际公约义务，加强对相关公众熟知商标保护的一项重要法律制度。企业的商标获得驰名商标认定并给予扩大保护是企业全面加强商标创造、运用、管理、保护工作的成果。该认定保护记录是一种客观事实，企业在网站上或其他经营活动中对自己商标获得驰名商标扩大保护的记录做事实性陈述，没有突出使用“驰名商标”字样行为的，不属于《商标法》第十四条第五款所述的违法行为。”

2019年11月15日，国家知识产权局印发《关于加强查处商标违法案件中驰名商标保护相关工作的通知》（以下简称《通知》）。该《通知》加强了对认定驰名商标保护的具体事项、理解和适用，《通知》共分三项，一、严格按照法定权限和时限查办涉驰名商标案件，对立案主体、查办时限、核查部门做了详细规定；二、有效规范驰名商标的认定申请和使用，要加强审核、强化指导、依法规范；三、突出重点切实加强驰名商标保护，要及时保护、援引保护、重点保护。值得特别注意是，《通知》在依法规范中明确驰名商标的使用界限，“各级知识产权管理部门在日常工作中要引导企业正确认识驰名商标认定和保护制度。在执法中，要正确区分“驰名商标”字样正当使用与违法使用的界限，企业可在经营活动中对商标获得驰名商标保护的记录做事实性陈述，若有意淡化驰名商标认定与保护的法律性质，将“驰名商标”字样视为荣誉称号并突出使用，用于宣传企业或推销企业经营的商品或服务，则应依据《商标法》第十四条第五款规定进行查处。”

2020年6月15日，国家知识产权局印发《商标侵权判断标准》的通知第二十四条第二款规定：“注册商标知名度较高，涉嫌侵权人与注册商标权利人处于同一行业或者具有较大关联性的行业，且无正当理由使用与注册商标相同或者近似标志的，应当认定涉嫌侵权人具有攀附意图。”

由此可见，国家从多层次立法立规保护驰名商标，给企业吃了个定心丸，解除了怕在其他类别被抢注的后顾之忧，企业只需要一心一意去打磨自己的金字招牌，使其为公众熟知，驰名海内外，这样企业也不需要在四十五个类别去反复注册所谓的防御商标，增加人力和经济成本，浪费行政资源，也可避免在其他类别不使用而面临连续三年不使用被撤销的风险。建议商标局应对曾受《商标法》第十三条保护过的公众熟知商标建档立卡，纳入审查标准中，作为审查员审查检索的依据，如遇摹仿和抄袭应当驳回，关口前移，减少进入异议程序，减轻企业的负担，这样更能激励企业争创驰名商标的决心和信心。事实证明，驰名商标不是评比的荣誉，禁止宣传是对市场公平竞争原则的保护，又体现出对企业劳动成果和创新智慧的保护，企业要不断创新，提高产品和服务质量，加大市场投入，培育出知名度更高的中国品牌和世界品牌。

作者单位：仲景宛西制药股份有限公司