“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的司法认定

武夷山清神阁茶业有限公司（下称清神阁公司）于2015年11月25日向国家知识产权局申请注册第18429407号“KINGSTEA”商标。该商标于2018年5月21日获准注册，核定使用在第30类“茶；用作茶叶代用品的花或叶”商品上。

2019年6月3日，国家知识产权局作出商评字〔2019〕第123617号《关于第18429407号“KINGSTEA”商标无效宣告请求裁定书》认定：贾富吉兄弟合伙自2008年起至第18429407号“KINGSTEA”商标（下称诉争商标）申请日，持续向我国出口销售带有“KINGS”商标的红茶商品。“KINGS”商标在该红茶商品的进口报关单与中国大陆境内市场销售中被对应翻译为“王牌”。根据贾富吉兄弟合伙提交的证据显示，贾富吉兄弟合伙的“KINGS”商标在红茶商品上于诉争商标申请日前已在我国持续销售并形成一定市场规模。虽然贾富吉兄弟合伙在先注册的第3707828号“KINGS”商标因期满未续展已被注销，“KINGS”商标仍可被视为在先使用并具有一定影响的商标。诉争商标违反了2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（下称2013年《商标法》）第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。国家知识产权局裁定：诉争商标在全部商品上的注册予以无效宣告。

清神阁公司不服被诉裁定，在法定期间内向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院认为：虽第3707828号“KINGS”商标后因期满未续展已被注销，但自2008年至诉争商标申请注册日，经贾富吉兄弟合伙的推广销售，“KINGS”商标的商业使用得以持续且在“茶”商品上已经通过使用具有一定影响。鉴于清神阁公司在2008年对第6762789号“KingsTEA”商标进行申请注册时，第3707828号“KINGS”商标已经作为引证商标致使其商标无法获准注册，故可推定清神阁公司早在2008年就已知悉第3707828号“KINGS”商标。结合“KINGS”商标多年的市场推广与销售情况，清神阁公司属于明知或者应知他人商标具有一定影响之情形。诉争商标由英文“KINGSTEA”构成，其中“TEA”可以翻译为“茶”，诉争商标的显著识别部分为“KINGS”，与贾富吉兄弟合伙在先使用并具有一定影响的“KINGS”商标完全相同，二者共存在“茶”等商品上，容易造成相关消费者对商品来源的混淆和误认。故诉争商标的注册构成2013年商标法第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。北京知识产权法院判决：驳回清神阁公司的诉讼请求[1]。

清神阁公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院认为：贾富吉兄弟合伙提交的用以证明在先使用“KINGS”商标的相关产品之广告宣传、销售记录、持续使用时间等证据相互印证，足以证明其于诉争商标申请日前在茶类商品上在先使用了“KINGS”商标并具有一定的影响力和知名度。考虑到清神阁公司2008年所申请注册的第6762789号“KingsTEA”商标因第3707828号“KINGS”商标的存在未予获准注册，且清神阁公司系贾富吉兄弟合伙的同业经营者，第18429407号“KINGSTEA”商标构成2013年《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。综上，北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判[2]。

我国实行商标注册主义，通常以在先申请原则确定商标专用权的归属。然而，实践中存在一些未申请注册，但已经在商业活动中实际使用并具有一定影响的未注册商标。判断该类商标是否可适用《商标法》第三十二条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，关键之一在于判断商标使用的目的是否为用于识别商品或服务来源。只有在商业活动中作为商标使用未注册商标，使得相关公众将其作为识别商品或者服务来源的标志，才能认定其进行了在先使用。对“已经使用”的认定，应同时满足时间上的在先、持续的使用、自主的实际使用三个要素。

1.时间上的在先

最高人民法院2020年12月29日发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称《规定》）第十八条规定，“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”据此，“已经使用”一般指使用商标的行为发生于诉争商标申请日之前。

2.持续的使用

“已经使用”不仅要求是诉争商标申请注册之日前进行使用，还要求该使用为持续的使用。如果在先未注册商标虽然曾经使用并产生过一定影响，但使用行为其后由于各种主观原因已经停止或放弃使用，则不能单纯根据以往的使用行为认定该在先未注册商标可以受《商标法》第三十二条保护。在“同福”案中[3]，法院明确，（1）《商标法》所称的“他人在先使用并有一定影响的商标”中“有一定影响”应当是一种基于持续使用行为而产生的法律效果，争议商标的申请日是判断在先商标是否有一定影响力的时间节点；（2）长期停止使用的商标不具备本条规定的未注册商标的知名度和影响力。换言之，如果一些未注册商标因为未续展或其他原因丧失了商标专用权，但如果其持续处于使用状态中，则仍可以适用《商标法》第三十二条后半段予以保护。正如本案中，虽第3707828号“KINGS”商标因期满未续展已被注销，但结合贾富吉兄弟合伙提交的证据可以证明，在该商标期满之后，该商标的商业使用得以持续，故该到期未续展商标在丧失专用权后仍可受《商标法》第三十二条保护。

3.不违背商标权人意志的使用

《商标法》第三十二条所指的“已经使用”还应当是不违背商标权人意志的使用。《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（下称《指南》）第16.24条明确，“当事人通过商业宣传和生产经营活动，能够使其主张的‘未注册商标’发挥识别商品来源的作用属于商标法第三十二条规定的‘已经使用’。一般在相关公众已将该‘未注册商标’与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成‘已经使用’的情形。”在“陆虎”案[4]中，法院结合被抢注人在媒体对其进行采访时，被抢注人明确以“陆虎”对其“LANDROVER”越野车进行指代，认定被抢注人存在对“陆虎”商标的使用行为。但如果在先使用人曾明确其未使用过该商标，则其此后再主张该商标构成在先未注册商标，一般不予支持。在“索爱”案中[5]，法院明确，即使相关公众已经将简称与被抢注人联系起来，但有证据证明被抢注人明确“索爱”并非“索尼爱立信”的简称时，仅媒体报道不能根据该简称创设未注册商标权益。

1.“有一定影响”的判定

“有一定影响”是对商标使用的程度和结果的要求，但对具体案件中如何把握该标准，仍存争议。

《规定》第二十三条第一款、第二款规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。……在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定其有一定影响”。因此，对于“有一定影响”的认定，应当结合案件的具体情况进行判断。一般而言，对于“有一定影响”的程度要求不宜过高，即无需要求太长的使用时间、太大的使用范围和使用规模等。对此，《指南》第16.25条进行了进一步明确，“当事人举证证明其在先注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的，可以认定构成‘有一定影响’。当事人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量等证据，足以证明该商标为一定范围的相关公众所知晓的，可以认定构成‘有一定影响’”。

2.“有一定影响”与“恶意”的关系

在商标权无效宣告请求行政纠纷中，司法实践在早期对“有一定影响”的认定持有较高标准，导致部分在中国境外具有较高知名度，但未在中国境内广泛应用的商标，因举证困难而得不到保护。近年来，司法观点对此进行了一定调整，如在“唐风卷”[6]案中，在案证据虽未能显示在先使用的“唐风卷”商标已达到相关公众知晓的程度，但法院根据“唐风卷”餐饮微博账号有一定粉丝数及微博博文转发情况，结合诉争商标注册人与“唐风卷”商标权利人同处于厦门市，诉争商标注册人应对在先权利人在唐风卷餐饮店使用该商标的情况予以知晓，但未予避让的因素，认定其在与“餐饮服务”存在较强关联的“餐厅”等服务上注册诉争商标难谓正当。

《规定》第二十三条第一款规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。”

《指南》第16.23条明确：“认定诉争商标申请人是否明知或者应知他人的未注册商标时，可以综合考虑以下因素：（1）诉争商标申请人与在先商标使用人曾就商标许可、商标转让等进行联络；（2）经相关机关认定，诉争商标申请人存在侵害商标权行为；（3）诉争商标申请人与在先商标使用人属于同行业；（4）在先商标显著性较强的，诉争商标与其高度近似。”

本案中，清神阁公司在2008年对第6762789号“KingsTEA”商标进行申请注册时，第3707828号“KINGS”商标已经作为引证商标致使该“KingsTEA”商标无法获准注册，法院据此推定清神阁公司早在2008年就已知悉第3707828号“KINGS”商标。结合“KINGS”商标多年的市场推广与销售情况，法院认定，清神阁公司属于明知或者应知他人商标具有一定影响之情形。在“Novacel”案[7]中，法院明确代理人或者代表人未经同意抢先注册被代理人或者被代表人在先使用并有一定影响的商标的，适用《商标法》第三十二条规定；员工同原公司解除劳动关系后，应当遵守诚实信用原则，对属于原公司的商标予以合理避让，员工离职后投资成立并担任法定代表人的公司负有同样的义务。从上述案件的观点可以看出，在明知或应知他人商标的情形下，仍然注册诉争商标的情形，可以认定构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。

此外，“不正当手段”的例外情形为“没有利用在先使用商标商誉的恶意”。在“氟美斯FMS”案[8]中，法院认为，抚顺博格公司的前身抚顺工业用布厂与营口玻纤公司几乎同时开始使用“氟美斯FMS”，且在诉争商标申请日前，其销售规模大于营口玻纤公司。因此，虽然申请注册的商标为他人在先使用并已经具有一定影响，但不具有抢占该商标商誉的恶意，申请自己实际使用的相同商标，符合商标注册的“先申请原则”，不属于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。

[1]北京知识产权法院（2019）京73 行初9607号行政判决书.

[2]北京市高级人民法院（2022）京行终6885号行政判决书.

[3]最高人民法院（2013）知行字第80号行政裁定书.

[4]北京市高级人民法院（2011）高行终字第1151号行政判决书.

[5]最高人民法院（2010）知行字第48号驳回再审通知书.

[6]北京市高级人民法院（2021）京行终1556号行政判决书.

[7]最高人民法院（2019）最高法行再262号行政判决书.

[8]最高人民法院（2013）行提第11号行政判决书.