判例辨析 | 商标申请驳回复审案件中对商标近似混淆性因素的考量

当事人：

上诉人（原审被告）：国家知识产权局

被上诉人（原审原告）：肯德基国际控股有限责任公司（简称肯德基公司）

案由：商标申请驳回复审行政纠纷

第22264630号商标（简称申请商标，见图1）由肯德基公司于2016年12月15日提出注册申请，指定使用的服务为第39类第3901、3910类似群的“货物递送；邮购货物的递送；快递服务（信件或商品）”服务。

第4344241号商标、第7471789号商标、第17803608号商标、第17803608号商标（分别简称为引证商标一、二、三、四，见图2至5）均由上海迪邦宅急送快运有限公司（简称上海迪邦公司）于申请商标申请日前提出注册申请并获准注册，核定使用在第39类第3901－3904、3906、3910类似群的“运输；包裹投递”等服务上。

2018年5月16日，原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）作出《商标驳回通知书》，以申请商标与引证商标一至四分别构成使用在类似服务上的近似商标为由，根据2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十条的规定，决定驳回申请商标的注册申请。

肯德基公司不服上述《商标驳回通知书》，向原国家工商总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出复审申请。

国家知识产权局于2019年5月23日作出商评字[2019]第116384号《关于第22264630号“KFC宅急送”商标驳回复审决定书》（简称被诉决定），认定：在第39类服务上，申请商标指定使用的货物递送等服务与引证商标一至四核定使用的运输等服务分别属于类似服务，且申请商标文字“KFC宅急送”与引证商标一、二的显著认读文字“宅急送”、引证商标三的文字“宅急送联盟”、引证商标四的文字“宅急送”在文字构成、呼叫、含义、整体外观及视觉印象等方面相近，分别构成近似商标。申请商标与各引证商标在前述类似服务上共存易导致相关公众对服务来源产生混淆和误认，分别已构成使用在类似服务上的近似商标。国家知识产权局决定：申请商标指定使用在第39类服务上的注册申请予以驳回。

肯德基公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院认为：申请商标与引证商标一、二、三、四虽然均包含中文“宅急送”，但“宅急送”仅表示一种配送方式，申请商标的显著识别部分“KFC”与引证商标一、二、三、四存在较大差异，不构成近似商标。故申请商标与各引证商标分别未构成使用在类似服务上的近似商标。因此，申请商标与各引证商标使用在类似服务上，不会造成相关公众对服务来源的混淆误认，分别未构成2013年商标法第三十条的情形。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，判决：一、撤销国家知识产权局作出的被诉决定；二、国家知识产权局重新作出决定。[1]

国家知识产权局不服一审判决，提起上诉。

北京市高级人民法院查明，根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

北京市高级人民法院二审认为：鉴于肯德基公司在原审诉讼中明确表示认可申请商标指定使用的服务与各引证商标核定使用的服务分别构成类似服务，经审查予以确认。

本案中，申请商标是由“KFC宅急送”构成的文字商标。引证商标一、二均为由文字“宅急送”及哪咤图形构成的图文组合商标，其中“宅急送”为两商标的显著识别部分。引证商标三是由文字“宅急送联盟”构成的文字商标。引证商标四是由文字“宅急送”构成的文字商标。申请商标完整包含引证商标一、二的显著识别部分“宅急送”及引证商标四“宅急送”，并与引证商标三均包含“宅急送”字样。申请商标与各引证商标在文字构成、呼叫、含义等方面近似，若其共同使用于类似服务上，相关公众在施以一般注意力隔离观察时，容易认为使用上述商标的服务系来源于同一主体或者两者之间有特定联系，从而产生混淆误认。

“宅急送”文字是否表示一种配送方式及其显著性高低不是判断申请商标与各引证商标是否分别构成近似商标的考量因素，若过分强调引证商标的显著性问题而允许在后的商标注册申请人在他人已获准注册的商标标志上添附其他构成要素而申请注册新的商标，实际上是在近似判断中对在先已核准注册的商标效力的直接否定，这种通过对在先商标不予保护而使其间接失效的做法，不仅直接损害了在先商标权人已经依法取得的商标专用权，而且将对商标注册秩序产生影响，模糊不同法律条款之间的功能定位。

因此，申请商标与各引证商标分别构成使用在类似服务上的近似商标，其申请注册违反了2013年商标法第三十条的规定，不应予以初步审定公告。国家知识产权局的相关上诉理由成立，原审判决对此认定有误，予以纠正。综上，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第二项之规定，判决：一、撤销原审判决；二、驳回肯德基公司的诉讼请求。[2]

根据现行《商标法》第三十条、第三十一条的规定，申请注册的商标需在未与在先商标构成近似商标时才可能获准注册。对于商标近似性的判断，商标法及其实施条例中并无明确的规定，法院在审理时主要参照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题解释》（简称《解释》）第九条、第十条，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（简称《意见》）第十六条等规定。其中《解释》第十条第（三）项规定，判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。《意见》第十六条规定，人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。同时，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.2条及现行的《商标审查及审理标准》第三部分第16条亦有类似规定。[3]

以上规定中提及的商标显著性，更多考虑的是在先注册商标的强显著性。显然，在先注册商标的显著性越强、市场知名度越高，法律给予其保护的强度越大、范围越宽，诉争商标被判断为与其构成近似商标的概率也越高。依此逻辑，对于诉争商标中包含他人显著性不强的在先商标，是否可以当然得出在先商标显著性越低，诉争商标越不容易被判断为近似商标的结论，从而允许或维持诉争商标的注册？对此，在商标授权确权案件的审理中，行政机关与司法机关之间的裁判标准存在一定分歧。如在“海天原酿造”商标权无效宣告请求行政纠纷案[4]中，商标评审委员会及一审法院均认为引证商标“原酿造”作为原料及酿造工艺在酱油等商品上显著性较弱，与诉争商标“海天老字号 原酿造 TIME HADAY TOP及图”未构成近似商标，二审法院则认为二者构成近似商标；又如在“杏花村青花瓷”商标权无效宣告请求行政纠纷案[5]中，一审法院认为引证商标“青花瓷”作为瓷器或纹样名称在酒类商品上显著性较弱，与诉争商标“杏花村青花瓷”未构成近似商标，商标评审委员会及二审法院则认为二者构成近似商标。

那么，在商标申请驳回复审案件审理的司法实践中，法院在认定诉争商标与显著性不强的在先商标是否构成近似商标时通常考量哪些因素？下文将结合案例展开探讨。

一、商标是否具有显著性的判断

显著性是商标得以获准注册与权利继续维持的前提和基础，显著性对于商标的重要性，相当于新颖性之于专利、独创性之于作品。[6]《商标法》第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”该规定中第一款是关于固有显著性的规定，第二款是关于获得显著性的规定。

根据商标标志显著性由强到弱、由弱到无的不同程度，商标标志可划分为臆造性标志、任意性标志、暗示性标志、描述性标志及通用名称五类。其中臆造性标志、任意性标志与暗示性标志具备商标的固有显著性，而描述性标志与通用名称则因其与所使用商品之间的关联关系过强而不具有商标的固有显著性。判断商标标志是否具有显著性，一般应结合该商标标志指定使用的商品或服务，以指定使用商品或服务的消费者及同业经营者等相关公众为判断主体，对商标标志整体进行判断。

本文案例中，“宅急送”通常理解为“急速送货到家”之意，随着快递及外卖送餐行业的发展，经行业经营者的长期、普遍使用，已为相关公众所熟知。“宅急送”使用在运输、快递服务（信件或商品）等服务上，相关公众施以一般注意力，容易认为是对上述服务主要功能、质量等特点的直接描述。

二、商标近似性判断中对显著性不强的在先商标的考量

在商标申请驳回复审案件中，认定诉争商标与显著性不强的在先商标是否构成近似商标通常考量以下因素：

（一）以混淆可能性为基本判断标准

虽然《商标法》第三十条、第三十一条中未明确将商标近似的基本判断标准表述为“混淆”，但在司法实践中通常认为商标法意义上的近似是指足以产生市场混淆的近似，而不仅仅是构成要素上的近似。[7]根据《解释》第十条的规定，判断商标是否构成近似，应当以相关公众的一般注意力为标准，既要对商标的整体进行比对，又要对商标主要部分进行比对，比对应当在比对对象隔离的状态下进行，此外还应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。上述规定实际上也将混淆可能性作为商标近似判断的考量因素。本文案例中，引证商标一、二为图文组合商标，文字“宅急送”为其显著识别部分，引证商标四更是仅由文字“宅急送”构成。虽“宅急送”作为商标显著性不强，但在申请商标与各引证商标均包含“宅急送”文字，且申请商标未形成明确区别于各引证商标新的含义的情况下，相关公众在施以一般注意力隔离观察时仍容易产生混淆误认。特别是在本案商标申请驳回复审程序中，着眼于商标标志本身判断商标是否构成近似，有助于拉开申请商标与引证商标之间的距离，尽可能地消除商标共存导致的混淆可能。

而在“中金国建ZHONGJINGUOJIAN及图”商标权无效宣告请求行政纠纷案[8]中，诉争商标为“中金国建ZHONGJINGUOJIAN及图”，引证商标为“中金”，一审法院认为“中金”用于第36类金融相关服务上容易被相关公众理解为“中国金融”之含义，显著性相对较低。与引证商标相比，诉争商标的文字部分增加了其他具有显著识别文字“国建”，二者在文字构成、呼叫等方面存在一定差异，考虑到金融服务的相关公众通常具有较高的注意力，施以一般注意力尚可将二者区分，认定二者未构成近似商标；二审法院进一步认为，商标近似的判断，特别是在商标授权行政案件中，并非仅是标志近似的比对，还应当以是否造成相关公众的混淆作为判断标准。诉争商标中的汉字“中金国建”与引证商标“中金”分别为诉争商标权利人与引证商标权利人的公司简称，由于公司简称作为商标申请注册时通常显著特征较弱。因此，从整体比对来看，诉争商标因包含了图形且所占比例较大，诉争商标的汉字“中金国建”与引证商标也有一定区别，且在案证据亦不足以证明“中金”商标经过使用具有较高知名度进而应给予较强保护。二审法院据此认定两商标未构成近似商标。

可见，虽商标授权确权程序中根据个案情况的不同，对于商标近似性判断的考量因素不尽相同，但对于诉争商标与显著性不强的在先商标是否构成近似商标的判断首先仍应以混淆可能性为基本判断标准。

（二）尊重在先有效商标的法律效力

我国在商标的注册保护方面，采取“先申请原则”，将商标注册作为商标权利获得的途径。基于商标的“先申请原则”，在先申请人对其申请注册的商标产生信赖利益，不仅希望自己的商标能够获准并维持注册，且更希望自己在先注册的商标能够得到充分有效的法律保护。在先商标核准注册后，在其核定使用的商品范围内，与之相同或近似的标志，无法通过使用而产生未注册商标权，更不应当被核准注册。[9]具体到本案，在各引证商标均为合法有效的在先注册商标，申请商标“KFC宅急送”与包含“宅急送”文字的各引证商标已构成近似商标标志，相关公众施以一般注意力难以区分，容易造成混淆误认的情况下，即使申请商标“KFC宅急送”已经过长期、广泛使用，而引证商标“宅急送”显著性不强，也不宜认定申请商标与各引证商标能够共存。

（三）避免反向混淆的可能性

反向混淆是商标侵权的一种类型，最早是美国法院在司法判例中提出的概念，通常是指由于在后商标的存在，消费者可能误认为在先商标所有人的商品或服务来源于在后使用者或与之相关。反向混淆中的在先商标权利人一般为籍籍无名的中小企业，而在后商标使用人则具有较大的市场影响。[10]在反向混淆中，不仅要考虑在先商标在市场上已经确立，还要关注在后商标的强度，衡量在后商标权利人对商标的使用造成的强势是否会将在先商标淹没，在消费者的认识中在先商标能否被在后商标吸收。[11]本文案例中，即使与各引证商标的权利人上海迪邦公司相比，肯德基公司更具有市场影响力，其“KFC”商标经过广泛使用与宣传亦具有较高显著性与知名度。但若允许具有较高知名度的在后申请人在他人注册商标标志之上添附自己具有较强显著性的字号或商标而谋求新的商标注册，将使得具有较高知名度的申请商标注册人挤占、排除甚至抢夺他人的合法在先商标权利成为可能。这无疑将损害在先商标权利人的利益，并对商标注册秩序造成冲击。反向混淆是遵循商标“在先申请”原则的内在要求，有利于保护市场主体平等的法律地位，维护公平的商标注册及市场竞争秩序，因此，在商标申请驳回复审案件中，对于商标近似性的判断也需要考虑反向混淆的可能性。

（四）考虑不同法律条款之间的功能定位

《商标法》第四十四条第一款规定，已经注册的商标，违反《商标法》第十一条规定的，由商标局宣告该注册商标无效，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对于缺乏显著性的商标，《商标法》已规定了较为完善的救济途径，赋予了相关单位或个人可就缺乏显著性的在先商标请求宣告商标权无效的权利。因此，在商标申请驳回复审案件中，不宜突破《商标法》所明确设定的法律程序，在商标近似判断的过程中对在先商标的效力作出间接的否定。即使在后商标申请人认为不应由在先商标权利人以商标注册方式垄断该缺乏显著性的商标标志，也应先行依照《商标法》第四十四条的规定对在先商标提起商标权无效宣告申请，以消除诉争商标予以获准或维持注册的在先权利障碍。

三、结论

由于个案情况及所考虑的因素不同，对于商标近似性的判断并不存在一套一劳永逸的标准。对于诉争商标包含他人显著性不强的在先商标的情况，在商标申请驳回复审案件中，需要以混淆可能性为基本判断标准，结合在先注册商标的保护、反向混淆的可能性、不同法律条款之间的功能定位等因素进行综合判断。而在商标不予注册复审案件和商标权无效宣告案件中，由于诉争商标权利人及在先商标权利人均可参与到该程序中，故对于商标近似性的判断除了以混淆可能性为基本判断标准，还应结合各方所提交的证据，综合考虑诉争商标的申请注册是否具有主观恶意、诉争商标是否具有实际使用意图、实际使用与宣传情况等因素进行判断。